Intellectuele eigendomsrechten (IPR’s) zijn van het allergrootste belang in de huidige financiële markten. Ze beschermen niet alleen de ontwikkelde innovaties, maar bieden nu ook omzetgenererende kansen voor proactieve bedrijven die hun producten willen licentiëren of verkopen op nieuwe markten.
Helaas is er een vaak over het hoofd gezien aspect van intellectuele eigendomsrechten. Het is de impact op de toeleveringsketen van een bedrijf. Wat gebeurt er met name als een derde u beschuldigt van inbreuk op technologie die is opgenomen in een onderdeel dat door een leverancier is geleverd? Of wat als een leverancier failliet gaat of besluit zich terug te trekken uit een branche die een belangrijk onderdeel voor uw product produceert? Zal uw bedrijf verlamd raken door de beslissing van iemand anders?
Laten we eens kijken hoe u de risico’s van deze scenario’s kunt beperken, zodat u uw producten kunt blijven verkopen.
Bouwen volgens specificatie versus bouwen om af te drukken
Eerst wat definities die je al zou moeten kennen, maar die de moeite waard zijn om bij te schaven. “Bouwen volgens specificatie” is wanneer een bedrijf een leverancier letterlijk vraagt om iets van een bepaalde omvang en met specifieke operationele parameters te bouwen. De mate van componentspecificatie kan variëren, maar uiteindelijk staat het de leverancier vrij om zijn eigen ontwerpexpertise en productiekennis te gebruiken om de onderdelen te produceren die hij aan u levert. Het voordeel is dat de leverancier verantwoordelijk blijft voor het ontwerp en de kwaliteit van het onderdeel, wat uw overheadkosten kan verlagen, aangezien u geen interne expertise hoeft te onderhouden op een gebied dat geen kerncompetentie is. Het duidelijke nadeel is dat de verkoper de intellectuele eigendomsrechten op dat onderdeel bezit, wat een belangrijk onderdeel van uw product kan zijn. Over de impact hiervan later meer.
“Build to print” is wanneer een bedrijf niet alleen de functionele vereisten van het onderdeel specificeert, maar ook assemblagetekeningen en werkinstructies produceert en specifieke productiepraktijken oproept die bij de productie van de onderdelen moeten worden gebruikt. Deze methode vereist meer werk en ontwikkelingskosten van de kant van het bedrijf, maar het voordeel ligt in het behouden van de controle over de IER en de mogelijkheid om elke geschikte leverancier te selecteren om onderdelen voor u te produceren. Deze aanpak is duurder omdat u waarschijnlijk verantwoordelijk bent voor ontwerp- en kwaliteitsaansprakelijkheidsproblemen. Als je echter de expertise hebt, is het vanuit CIO-perspectief altijd beter om “in-house” te ontwerpen. Deze aanpak vergemakkelijkt ook de daaropvolgende verticale integratie van uw bedrijf.
Autorisatieonderzoek / beoordeling van niet-inbreuk
Bij de introductie van een nieuw product is een onderzoek naar patentvrijgave een essentieel onderdeel van het beperken van bedrijfsrisico’s. Een duidelijke weg naar niet-schending van bestaande patenten en toepassingen geeft vertrouwen om uw nieuwe ideeën te lanceren.
Terwijl de meeste bedrijven samenwerken met hun juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat hun eigen intellectuele eigendomspositie veilig is en ze de vrijheid hebben om te opereren, vergeten de meeste de noodzaak van risicobeperking binnen hun leveranciersbestand te overwegen.
Alle bedrijven moeten samenwerken met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat er een duidelijke weg is naar niet-inbreuk. Als dit niet het geval is, kan het bedrijf worden vervolgd voor directe of medeplichtige inbreuk als gevolg van een probleem met een onderdeel dat door de leverancier is geleverd.
Deze claims kunnen het merk en de reputatie van het bedrijf schaden en kunnen zelfs leiden tot schade aan de derde partij, zelfs als de inbreuk door de verkoper was gepleegd.
Er is een manier om dit risico te verkleinen, maar het is niet alleen de simpele claim. Protocollen zoals een onderzoek naar octrooivrijgave en niet-inbreukanalyse door uw leveranciers zouden verplicht moeten zijn als onderdeel van het kwalificatieproces.
Pas op voor iemand die u vertelt dat ze de IE-rechten van een derde partij hebben onderzocht en dat het “niet uitmaakt” of “geen probleem zal zijn” zonder voldoende ondersteunende documentatie.
Vrijwaringsclausules in leveringscontracten
Naast het eisen dat er een octrooionderzoek wordt uitgevoerd voor door de leverancier geleverde onderdelen, moet u als koper/licentiehouder expliciete taal in de leveringsovereenkomst(en) eisen om schadeloosstelling te dekken.
“Het gebruik van (Product) door (Koper/Licentienemer) zal geen inbreuk maken op of anderszins inbreuk maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden waarvan (Verkoper/Licentiegever) kennis heeft. Indien een derde beweert dat (de uitoefening door Koper/Licentienemer van de Gelicenseerde Rechten onder de (Leveringsovereenkomst) voortvloeit uit expliciete kennis (Koper/Licentienemer) had of had moeten beschikken over due diligence, vormt een inbreuk op of verduistering van de industriële of intellectuele eigendomsrechten van dit onderdeel, (de verkoper/licentiegever ) zal, in overeenstemming met dit artikel, (de koper/licentiehouder) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen al dergelijke claims. »
Afhankelijk van de onderhandelingspositie van de afnemer kan in het leveringscontract ook een verzoek aan de licentiegever worden opgenomen om zich ter zake te verzekeren. Bovendien voorzien de meeste leveringsovereenkomsten in een gebruikerslicentie voor de koper, die meestal overdraagbaar is aan de eindgebruiker in het geval van OEM’s en systeemintegratoren. Daarom moeten uw klanten er zeker van kunnen zijn dat ze niet worden onderworpen aan een “stop gebruik”-bevel als gevolg van de aankoop van uw product.
Deze vergoeding vereist echter het extra werk van het verkrijgen van het octrooi. De hierboven gebruikte taal vereist dat u expliciet op de hoogte bent van of op de hoogte moet zijn geweest van octrooien van derden. De bovenstaande taal helpt op zijn minst eventuele claims van grove nalatigheid te verminderen, maar als er geen initiatief tot goedkeuring van octrooien wordt genomen, kan uw bedrijf nog steeds het slachtoffer worden van fouten en schade. Deze fout wordt niet gedekt door de vrijwaring, dus om dit risico te beperken zijn de juiste stappen in het leverancierskwalificatieproces vereist.
Het zou de verantwoordelijkheid van de verkoper moeten zijn om u ervan te overtuigen dat het product dat hij te koop aanbiedt geen inbreuk maakt op de IER’s van een derde partij. Bovendien bent u mogelijk op de hoogte van bepaalde patenten als gevolg van uw eigen onderzoek naar productvrijgave of landschapsarchitectuur. U moet er zeker van zijn dat u een catalogus of “observatielijst” bijhoudt van octrooien die verwijzen naar subcomponenten die afkomstig zijn van leveranciers. Deze watchlist moet tijdens het kwalificatieproces aan de leverancier worden meegedeeld om hem de kans te geven deze problemen aan te pakken als hij dat nog niet heeft gedaan.
Bij het aanvragen van octrooigoedkeuring dient de Verkoper indien nodig juridisch advies van zijn advocaat in te winnen om een standpunt van niet-inbreuk of een redelijk volledige benadering van nietigverklaring aan te tonen. Net als uw eigen inspanningen, moeten deze meningen betrekking hebben op 1) letterlijke schending, 2) schending via de doctrine van equivalenten, 3) geschiedenis van vervolging en/of uitsluiting van zaken, 4) oneerlijk gedrag en 5) middelen tot nietigverklaring (indien nodig).
Bron twee – Nog een potentieel IPR-obstakel
Voor fabrikanten die onderdelen hebben die “gebouwd zijn volgens specificaties” in plaats van “gebouwd om te printen”, doet zich een ander probleem voor als het gaat om tweede levering en reserveonderdelen.
Stel u een scenario voor waarin een van uw leveranciers u een belangrijk onderdeel van uw product levert, maar later een kwaliteitsprobleem ontdekt dat resulteert in een massale terugroeping van dat onderdeel. De financiële en public relations-kosten van een verlengde garantieclaim kunnen ervoor zorgen dat ze failliet gaan, maar het kan ook uw bedrijf schaden als u veel eenheden van uw eigen product verkoopt en er geen manier is om het te repareren. /onderdelen vervangen die door de leverancier zijn geleverd.
Als u iets volgens specificatie heeft gebouwd, moet u een clausule in uw leveringscontracten opnemen die verwijst naar uw vermogen om de tekeningen, handleidingen en productiekennis van de leverancier naar een tweede bron te brengen in het geval dat ze niet in staat zijn of ervoor kiezen om dit niet te doen. u voorzien van voldoende onderdelen voor gebruik of vervanging in uw product(en).
Hoe meer u specificeert welke onderdelen u moet leveren, hoe meer controle u heeft over leveringsscenario’s. Als u meer dan één leverancier van een onderdeel heeft en die onderdelen zijn niet “uitwisselbaar”, dan moet de vraag worden gesteld over de blootstelling aan risico’s in het geval dat een van die leveranciers niet in staat is of niet wil om u een reden.
Voorzorgsmaatregelen nemen om uw bedrijf te beschermen tegen intellectuele eigendomsrechten van tegenpartijen is niet alleen een goed idee… het is een must!
