De recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie (“HvJ”) in de zaak Societé des Produits Nestlé SA v Mars UK Ltd (2005), maakt het voor merkhouders gemakkelijker om te voldoen aan het criterium van onderscheidend vermogen bij het aanvragen van merken. hun merktekens. Het HvJ-EU heeft geoordeeld dat het noodzakelijke onderscheidend vermogen dat vereist is voor de inschrijving van een merk kan worden verkregen door het gebruik ervan in combinatie met een ander ingeschreven merk, op voorwaarde dat een gemiddelde en goed geïnformeerde consument het als onderscheidend beschouwt door zijn commerciële oorsprong.
Nestlé is de eigenaar van de Britse gedeponeerde handelsmerken KIT KAT en HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT in klasse 30 voor chocolade, zoetwaren, snoep en koekjes. In 1995 diende Nestlé een aanvraag in bij het UK Trade Mark Registry om de uitdrukking HAVE A BREAK te registreren als afzonderlijk handelsmerk in klasse 30 voor chocolade, zoetwaren, snoep en koekjes. Het handelsmerk HAVE A BREAK is geaccepteerd door het Trademark Registry en gepubliceerd voor oppositie. Het merk werd oppositie aangetekend door Mars UK Limited op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen, met name op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van de Eerste Richtlijn (EEG) 89/104 van de Raad (“de richtlijn”) ( onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake merken).
Section (3)(1)(b) van de richtlijn (samen met Section 3(1)(b) van de Trade Marks Act 1994) bepaalt dat merken zonder onderscheidend vermogen niet mogen worden ingeschreven . Een uitzondering is wanneer “… het merk vóór de datum van de aanvraag tot inschrijving en als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen (art. 3, lid 3)”.
Bijgevolg werd de oppositie toegewezen en werd de door Nestlé ingediende aanvraag tot inschrijving van het merk HAVE A BREAK afgewezen. Nestlé ging in beroep bij het Hooggerechtshof. Dit beroep werd afgewezen en Nestlé ging in beroep bij het Hof van Beroep. Het hof van beroep moest overwegen: –
Of de uitdrukking HAVE A BREAK geen intrinsiek onderscheidend vermogen had op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn, waardoor de uitdrukking niet meer kon worden ingeschreven.
Indien inschrijving van HAVE A BREAK alleen kan plaatsvinden op grond van artikel 3 lid 3 van de Richtlijn, behoudens bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, d.w.z. zeggen of het merk HAVE A BREAK onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik van het merk HAVE A PAUSE… PRENEZ UN KIT KAT. Dit betekende dat als het merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, het ingeschreven zou kunnen worden.
Het hof van beroep wees erop dat het verzoek was afgewezen omdat de uitdrukking HAVE A BREAK hoofdzakelijk werd gebruikt in het kader van het ingeschreven merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT en niet echt als een een onafhankelijk merk.
Nestlé’s argument dat deze beslissing ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor merkhouders die merken met vormen willen registreren, dergelijke merken worden zelden op zichzelf gebruikt, en was van mening dat een zin die lijkt op een slogan die bij een merk hoort, door in de loop van de tijd herhaald te worden een aparte en onafhankelijke indruk en krijgen zo onderscheidend vermogen door gebruik.
Bijgevolg besloot het Hof van Beroep de behandeling van de zaak te schorsen en de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor een prejudiciële beslissing over de vraag of het onderscheidend vermogen van een merk als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn kan worden verkregen als gevolg van of als gevolg van het gebruik van dat merk als onderdeel van of in combinatie met een ander merk.
Het HvJEU oordeelde:
Het onderscheidend vermogen van een merk als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan worden verkregen door het gebruik van dat merk als onderdeel van of samen met een ingeschreven merk.
Of het nu inherent is of door gebruik is verkregen, het onderscheidend vermogen moest worden beoordeeld in relatie tot enerzijds de waren of diensten waarvoor inschrijving werd aangevraagd en anderzijds de veronderstelde verwachtingen van een gemiddelde consument van de categorie van goederen of diensten in kwestie, normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend.
Wat betreft het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik, moest de identificatie, door de categorie van betrokkenen, van het product of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming, voortvloeien uit het gebruik van het merk als merk. Om aan deze laatste voorwaarde, die in deze zaak centraal stond, te voldoen, hoeft het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt.
Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevatte op dit punt geen beperking en verwees alleen naar het “gebruik dat is gemaakt” van het merk. De uitdrukking “gebruik van het merk als merk” moet dus worden opgevat als uitsluitend verwijzend naar het gebruik van het merk voor identificatie, door de categorie van betrokkenen, van het product of de dienst als afkomstig van “een onderneming”. Een dergelijke identificatie, en dus het verkrijgen van een onderscheidend vermogen, kan zowel het gevolg zijn van het gebruik, in het kader van een geregistreerd merk, van een onderdeel als van het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een geregistreerd handelsmerk.
In beide gevallen was het voldoende dat de categorie van de betrokkenen, na dat gebruik, de waar of dienst, exclusief aangeduid door het aangevraagde merk, daadwerkelijk opvatte als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Opmerking:
De belangrijkste punten die uit het besluit naar voren komen waar merkhouders op de hoogte dienen te zijn, zijn:
o Een merk kan het nodige onderscheidend vermogen verkrijgen wanneer het wordt gebruikt in combinatie met een andere uitdrukking of handelsmerk;
o Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in relatie tot de betrokken waren en diensten en de veronderstelde verwachtingen van een geïnformeerde gemiddelde consument;
o artikel 3, lid 3, bevat geen beperking met betrekking tot de wijze waarop een merk zijn onderscheidend vermogen heeft verkregen; En
o Het is dus mogelijk dat dit onderscheidend vermogen wordt bereikt door het gebruik van de uitdrukking HAVE A BREAK binnen het kader van het ruimere merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT.
De beslissing moet door het Hof van Beroep op de feiten worden toegepast. Het HvJ heeft echter verduidelijkt dat er geen vereiste is dat een merk onafhankelijk wordt gebruikt om voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen om als merk te worden ingeschreven.
Deze beslissing heeft de benadering van de Engelse rechtbank ten aanzien van de kwestie van onderscheidend vermogen wanneer merken samen worden gebruikt, volledig veranderd. De aanpak van de Engelse rechtbank was problematisch voor eigenaren van onconventionele merken zoals slogans, vormen of kleuren die zelden alleen worden gebruikt. Er wordt nu rekening gehouden met combinatiegebruik bij het bepalen of een individueel item kan worden opgeslagen. Dit besluit zal worden toegepast in alle landen van de Europese Unie.
Neem voor meer informatie contact met ons op via enquiries@rtcoopers.com
© RT COOPERS, 2005. Deze briefing geeft geen uitputtende of volledige weergave van de wet met betrekking tot de besproken onderwerpen, noch vormt het een juridisch advies. Het is alleen bedoeld om algemene zaken onder de aandacht te brengen. Er moet altijd gespecialiseerd juridisch advies worden ingewonnen met betrekking tot specifieke omstandigheden.
