Claims wegens inbreuk op handelsmerken komen steeds vaker voor. Dit artikel beschrijft de acht factoren die door rechtbanken worden gebruikt om te bepalen of een entiteit inbreuk heeft gemaakt op het handelsmerk van een ander. Amerikaanse handelsmerkbescherming wordt verleend aan de eerste entiteit die een bepaald merk gebruikt in het geografische gebied waarin het actief is, ongeacht of het merk is geregistreerd of niet.
Of er sprake is van een inbreuk hangt af van het gevaar voor verwarring bij de consument van de betrokken merken.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de fundamentele doelen van het merkenrecht als volgt omschreven: “Het merkenrecht, door te voorkomen dat derden een bronidentificatiemerk kopiëren, “verlaagt de aankoopkosten en voor het nemen van aankoopbeslissingen van de klant”, aangezien het snel en gemakkelijk om een potentiële klant te verzekeren dat het merkartikel door dezelfde producent is gemaakt als andere gelijkaardige merkartikelen die ze in het verleden leuk vonden. Tegelijkertijd helpt de wet de producent ervan te verzekeren dat hij (en niet een copycat-concurrent) pluk de financiële en reputatiebeloningen die horen bij een begerenswaardig product.”
Om een handelsmerkinbreuk of oneerlijke concurrentieactie vast te stellen, moet een bedrijf bewijzen dat een andere entiteit een merk gebruikt dat lijkt op een geldig en beschermbaar merk.
De inschrijving van een merk in het hoofdregister van het Octrooi- en Merkenbureau vormt prima facie bewijs van de geldigheid van het ingeschreven merk en van het exclusieve recht van de aanvrager om het merk te gebruiken op de in het register vermelde waren en diensten. . Een partij kan het vermoeden dat het ingeschreven merk geldig is en dat de aanvrager recht heeft op exclusief gebruik van het merk, weerleggen door aan te tonen dat niet de aanvrager het merk als eerste heeft gebruikt. Dit is waar omdat een fundamenteel principe van het merkenrecht is dat eigendom van een inherent onderscheidend merk wordt bepaald door gebruiksprioriteit.
Rechtbanken baseren zich op acht sleutelfactoren om verwarringsgevaar te bepalen
Om de waarschijnlijkheid van verwarring in claims inzake handelsmerkinbreuk te bepalen, houden rechtbanken rekening met deze acht factoren: de gelijkenis van de conflicterende aanduidingen; de link of nabijheid van de producten of diensten van de twee bedrijven; sterkte van het cijfer van de aanvrager; gebruikte marketingkanalen; de mate van zorg die kopers waarschijnlijk zullen betrachten bij het selecteren van goederen; de bedoeling van de verweerder bij de keuze van zijn merk; bewijs van daadwerkelijke verwarring; en de waarschijnlijkheid van uitbreiding van productlijnen.
Sommige factoren zijn veel belangrijker dan andere, en het relatieve belang van elke individuele factor zal specifiek zijn voor elk geval. Sommige van de factoren die relevant zijn voor het bepalen van verwarringsgevaar zullen altijd belangrijk zijn, zoals overeenstemming van merken en of de twee bedrijven directe concurrenten zijn. Wanneer de twee merken totaal verschillend zijn, is er geen gevaar voor verwarring. “Pepsi” maakt bijvoorbeeld geen inbreuk op “Coke” van Coca-Cola.
Zelfs in situaties waarin het handelsmerk van een klager en dat van een vermeende inbreukmaker identiek zijn, is er mogelijk geen verwarring bij de consument en geen handelsmerkinbreuk als de vermeende inbreukmaker zich in een ander geografisch gebied of in een totaal andere branche bevindt. Hoe meer de merken qua uiterlijk, klank en betekenis op elkaar lijken, hoe groter het gevaar voor verwarring. Bij het analyseren van deze factor moeten merken in hun geheel worden beschouwd en zoals ze op de markt verschijnen, waarbij de overeenkomsten zwaarder wegen dan de verschillen.
Enkele interessante voorbeelden van identieke merken zonder verwarring bij de consument zijn hotdogs en pizza’s. In Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp., stond de rechtbank het gelijktijdige gebruik toe van “Weiner King” als merkteken voor restaurants die hotdogs aanbieden in New Jersey en “Wiener King” als merkteken voor restaurants in North Carolina. . Evenzo, in Pinocchio’s Pizza Inc. v. Sandra Inc. stond de rechtbank het gelijktijdige gebruik toe van “PINOCCHIO’S” als servicemerk voor restaurants in Maryland en “PINOCCHIOS” als servicemerk voor restaurants elders in het land.
De rechtbanken hebben gezegd dat hun analyse van de acht factoren flexibel is, wat betekent dat er geen duidelijke lijntest is. Dit is problematisch voor ondernemers wiens merk een hoge waarde heeft. Door het ontbreken van een duidelijke lijntest kunnen merkgeschillen zelden worden opgelost zonder een advocaat te raadplegen. Dit betekent niet dat alle merkengeschillen voor de rechter moeten worden gebracht. Vaak kunnen geschillen zonder proces worden opgelost. Grote bedrijven bewaken ijverig hun merken. Als uw bedrijf een brief ontvangt waarin wordt beweerd dat u inbreuk maakt op het handelsmerk van een andere entiteit, moet u wat u leest niet als overtuigend beschouwen, maar moet u de beschuldigingen onmiddellijk onderzoeken met een advocaat.
